12. November 2020
Logos, Unternehmensnamen, Produktmarken etc. können durch Markenanmeldungen geschützt werden. Hierbei ergibt sich regelmäßig die Frage nach älteren Rechten von anderen Marktteilnehmern. Denn es kann durchaus sein, dass das gewählte Zeichen bereits von jemanden anderen als marketingstark entdeckt wurde und diese das gewählte Zeichen bereits bei einem Markenamt geschützt hat.
Markenrecherche zur Risikoverkleinerung
Das Risiko in ältere Rechte einzugreifen und dadurch (ungewollt) eine Markenverletzung zu begehen ist somit relativ hoch, kann jedoch durch entsprechende Markenrecherchen reduziert, nicht jedoch auf 0 gesetzt werden.
Ergebnisse sind oftmals nicht eindeutig
Bei einer Markenrecherche können zum einen identische oder quasi identische ältere Rechte aufgefunden werden, welche ein sicheres Totschlagargument gegen die Markenanmeldung des eigenen Zeichens bilden. In diesem Fall muss schlichtweg das eigene Zeichen soweit abgeändert werden, dass es aus dem Schutzbereich der älteren Marke herauskommt. auch für die anwaltliche Seite sind dagegen ähnliche Treffer schwierig, da die Beurteilung nicht mehr in Schwarz-Weiß-Kategorien, sondern eher in hellgraue oder auch dunkelgraue Kategorien zerfällt. Neben der rechtlichen Bewertung einer möglichen Markenverletzung spielt hier vor allem die Aggressivität des Inhabers mit dem älteren Recht eine Rolle. So zeigt die Erfahrung, dass beispielsweise bei Modelabeln, Designmarken, aber auch bei Pharmaziemarken vorsorglich ein größerer Abstand eingenommen werden sollte als bei Marken für den täglichen Bedarf.
Erfahrungen aus der Rechtsprechung
Dass die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr (und einer daraus resultierenden Markenverletzung) in manchen Grenzfällen nicht eindeutig ausfallen kann, zeigt das Verfahren YOOFOOD/YO, zu dem der BGH unter dem Aktenzeichen I ZB 80/19 Stellung genommen hat. Zunächst wurde vor dem Deutsche Patent-und Markenamt ein Widerspruch eingereicht, nachfolgend vor dem Bundespatentgericht Beschwerde eingereicht, nachfolgend vor dem BGH Rechtsbeschwerde erhoben. Somit haben sich bereits drei hochqualifizierte Instanzen mit der Frage der Verwechslungsgefahr beschäftigt.
- Das Deutsche Patent-und Markenamt hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28.Juli 2017 zurückgewiesen. Sieger: YOOFOOD
- Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden vor dem BPatG ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR 2020, 194). Sieger YOOFOOD
- Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat zur Aufhebung der Entscheidung sowie zu einer Zurückverweisung zum Bundespatentgerichts geführt. Sieger YOO
- Wie das Bundespatentgericht unter Berücksichtigung der „Segelanweisungen“entscheiden wird, ist offen. Somit ist nach mittlerweile 5 Jahren Verhandlung für den Anmelder der jüngeren Marke immer noch keine Sicherheit gegeben.
Strategischer Ansatz
Das Beispiel aus der Rechtsprechung zeigt, dass nach einem mehrjährigen Rechtsstreit einer der Anwälte und damit sein Mandant Recht bekommen wird. Das ist schön für den Anwalt, hilft jedoch dem Mandanten nur sehr eingeschränkt. Dieser wäre besser beraten gewesen, bereits bei der Markenanmeldung vorsorglich einen größeren Abstand zu dem älteren Zeichen einzuhalten. Dann könnte der Mandant bereits seit 5 Jahren seine Marke sorgenfrei aufbauen und nutzen.Der strategische Ansatz sollte dementsprechend sein,Treffer aus der Markenrecherche eher als störend zu beurteilen und manchmal den Mandanten zu zwingen, das eigentlich geplante Zeichen nochmals abzuändern anstatt diesen in einen jahrelangen Rechtsstreit zu verwickeln.
Bei unseren eigenen Markenrecherchen finden wir regelmäßig vorab alle älteren Rechte, die im Rahmen des Eintragungsverfahrens auch von der EUIPO aufgefunden werden, so dass etwaige Risiken bereits vor der Markenanmeldung diskutiert und verringert werden können.
Verfasser: Dr. Matthias Negendanck (12.11.2020)